글싣는 순서

① 특허란 무엇인가

② 특허 왜 중요한가<상>

③ 특허 왜 중요한가<하>

④ 특허 어떻게 취득하나

5. 특허의 침해와 책임

⑥ 특허 권리를 지키려면

⑦ 연재를 마치며

영리 목적으로 타인의 발명 이용하면 특허권 침해

 \'최대 7년 징역-1억원 벌금\' 형사처벌 외에 손해배상 책임도 병행

유형의 재산권 못지 않게 무형의 재산권이 중요해지면서 특허권을 비롯한 지식재산권에 대한 관심이 고조되고 있다. 지식재산권을 둘러싼 우리 옥외광고업계의 분쟁 사례도 갈수록 늘어나고 있다. 무형의 재산권 제도를 잘 알고 잘 활용하면 이른바 대박을 터뜨리는 사업성공의 기폭제로 삼을 수 있다. 하지만 잘 몰라서 권리의 획득과 행사를 게을리할 경우 뒤늦게 땅을 치며 후회할 수도 있고 무심결에 남의 권리를 침해했다가 감당불능의 책임을 뒤집어 쓰고 사업마저 접어야 하는 횡액을 당할 수도 있다. 이처럼 사업자에게 있어 명약이 될 수도 있고 반대로 독약이 될 수도 있는 무형의 지식재산권을 7회에 걸쳐 시리즈로 엮어 본다.

이번 호에서는 특허의 침해란 무엇이며, 또한 침해시 어떤 책임을 지게 되는지 알아본다.  <편집자 주>

특허권 침해의 정의 및 유형

 

특허권 침해란 제3자가 정당한 권한 없이 타인의 권리로 되어 있는 발명을 업(영리목적)으로써 실시(활용)하는 경우를 말한다. 특허법에서는 그에 대한 정의를 다음과 같이 4가지 요건으로 나누어 내리고 있다.

첫째 특허권이 유효하게 존속할 것, 둘째 그 기술적 범위에 속하는 기술이 실시되고 있을 것, 셋째 그 실시가 업으로 되어 있을 것, 넷째 실시권자가 그 실시에 관하여 정당한 권한을 가지고 있지 않을 것 등. 따라서 이 4가지 요건이 모두 충족될 때 특허권 침해가 성립하는 것이다.

특허권 침해는 또한 크게 직접침해와 간접침해로 나누어 볼 수 있다. 직접침해는 일반적인 특허침해에 해당하며 특허발명을 실시할 권한이 없는 자가 타인의 발명을 업으로 실시하는 경우를 말한다. 즉, 권리자의 특허 청구항에 기재되어 있는 모든 구성요소를 타인이 정당한 권리없이 그대로 실시하는 행위를 일컫는다.

간접침해(침해로 보는 행위)는 제삼자의 일정한 행위가 특허발명의 권리범위에 해당하는 직접적인 침해는 아니지만 장차 특허권을 침해할 전 단계로서의 형태를 가지는 실시행위를 의미한다.

특허법 127조는 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 간접침해로 규정하고 있다. 또한 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 간접침해로 규정하고 있다.

예를 들어, 한 발명자가 새로운 구조의 자전거를 개발해 이를 특허등록한 경우 권한없는 제삼자가 이러한 자전거를 제조하거나 판매하면 물론 특허권 침해에 해당한다.

그런데 만약 어떤 사람이 자전거를 파는 것이 아니라 자전거 몸체를 팔고 또 다른 사람이 자전거 바퀴를 판매한다면 소비자는 그들을 각각 따로 구입하여 조립함으로써 얼마든지 특허품을 구입하는 효과를 얻을 수 있을 것이다.

이런 불합리한 점을 없애기 위해 특별한 경우에 한해 특허품의 일부 부품만을 생산해서 판매하는 행위도 특허권을 침해하는 것으로 규정하고 있는데 이를 간접침해라고 한다.

그러면 위에서 말한 특별한 경우란 무엇인가. 예를 들어 간접침해가 성립하기 위해서는 별도로 판매되고 있는 자전거 몸체와 자전거 바퀴가 특허발명이 아닌 다른 자전거를 조립하는 데에는 사용이 불가능하고 반드시 특허발명의 자전거를 조립하는 데에만 사용될 수 있어야 한다는 것이다.

때문에 간접침해 규정으로 인해 특허권자가 다소 구제를 받을 수는 있지만 그 법적 요건의 엄격한 해석과 입증의 어려움 등으로 인해 현재 우리나라에서는 간접침해로 인정받는 경우가 드물다. 따라서 특허 출원시 특허발명 전체를 청구하는 것 뿐만 아니라 그 부품 하나하나의 권리를 판단해 별도로 청구하는 것이 바람직하다.    

특허권 침해시 따르는 책임은

타인의 특허권을 침해하고, 침해사실이 입증되면 형사처벌은 물론 손해배상 청구 등 금전적 배상의 책임도 따른다. 다시 말해 특허권을 침해받은 특허권자는 자신의 특허권을 침해한 자를 사법기관에 고소해 형사상 제재를 가할 수 있으며, 민사상으로 손해배상 청구의 소 등을 제기할 수 있다.

특허권자는 침해자를 ‘특허권침해죄’로 형사고소할 수 있는데, 특허권 침해죄가 성립되면 침해자는 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금형에 처해지게 된다. 또한 법인의 대표자, 법인이나 개인의 대리인, 사용자 및 기타 종업원이 특허권 침해를 저지르는 경우 양벌규정에 의해 행위자 뿐 아니라 법인이나 개인에 대해서도 3억원 이하의 벌금 책임이 따르게 된다. 단, 침해죄의 고소 기간은 침해행위의 주체를 안 날로부터 6개월이며, 반드시 고소가 있어야 처벌이 가능한 친고죄에 해당한다.

침해자는 형사상 제재 이외에도 민사상 손해배상의 책임도 질 수 있다. 특허권을 침해받은 특허권자 또는 전용 실시권자는 고의 또는 과실로 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자에 대해 자기가 입은 손해의 배상을 청구할 수 있는 것. 다만 특허권은 특성상 무형의 재산에 해당해 손해액 산정이 어렵다. 이를 위해 특허법에서는 침해자가 얻은 이익의 액을 권리자의 손해액으로 추정하는 규정을 마련해 두고 있다. 또한 고의 또는 과실에 의해 특허권 또는 전용 실시권을 침해함으로써 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대해 특허권자나 전용 실시권자의 청구에 의해 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위해 필요한 조치를 명할 수 있다.

타인의 특허를 도용해 단기적인 사업의 이익을 볼 수 있을지는 모르지만 특허권 침해 사실이 인정된다면 형사적 책임은 물론 손해배상 등으로 막대한 재산손실의 책임을 떠안아야 한다는 사실을 명심해야 한다.   

또한 어떤 발명에 대한 특허권을 등록하기 전에 유사한 이전 특허는 없는지 잘 살펴 타인의 특허를 침해하지 않도록 유의해야 한다.   

               

이승희 기자

Tip 특허권 침해시 대처방법

1. 특허권을 침해당했을 때의 대처방법

제3자가 정당한 이유 없이 자신의 특허권 등을 침해했을 경우에는 손해배상 및 신문 사죄광고를 청구할 수 있다. 

2. 경고

제3자의 침해를 발견하였을 경우 즉시 민ㆍ형사상의 구제조치를 취할 수도 있으나, 일단 침해에 대한 경고장을 내용증명으로 보낸 후 대처하는 것이 여러 가지 면에서 유리하다.

첫째, 경고장에 대한 답신서에 의해 제3자의 실시가 정당한 이유가 있는지 확인할 수 있고,

둘째, 장차 시간 및 비용이 막대하게 소용되는 소송절차를 거치지 않고도 소기의 목적(침해를 하지 않겠다는 약속, 화해 등)을 달성할 수 있으며,

셋째, 경고장을 받고서도 계속 특허 등을 실시할 경우 장차 민ㆍ형사상의 소송절차에서 상대방의 고의를 쉽게 입증할 수 있게 되어 보다 많은 손해 배상금과 상대방을 형사 처벌할 수 있는 이점이 있다.

3. 침해금지 및 예방청구권

자기의 특허권(전용실시권)을 현재 침해하고 있는 제3자에 대하여 침해의 금지를 청구할 수 있을 뿐만 아니라, 현재 제조된 침해물품의 폐기, 몰수 또는 제조설비의 제거 등을 청구할 수 있다. 더욱이, 특허품을 허가 없이 제조하기 위해 공장을 짓거나, 제조기계 등을 설치하고 있는 경우 장차 있을 침해 행위를 미리 금지하기 위한 침해예방 청구권을 행사할 수 있다.

4. 손해배상 청구권 신용회복의 조치

고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자에 대하여, 특허권자는 손해배상을 청구할 수 있을 뿐만 아니라, 특허권자의 업무상의 신용을 실추케 한 자에 대하여 신문에 사죄광고를 게재하게 하는 등의 방법으로 특허권자의 신용을 회복하기 위한 조치를 청구할 수 있다.

5. 형사고소

고의로 특허권을 침해한 자를 특허권 침해죄로 고소할 수 있으며, 침해자는 5년 이하의 징역, 5000만원 이하의 벌금형에 처해진다.