특허, 정확하게 알고 올바로 활용하자 -

글싣는 순서

① 특허란 무엇인가

② 특허 왜 중요한가<상>

③ 특허 왜 중요한가<하>

④ 특허 어떻게 취득하나

⑤ 특허의 침해와 책임

6 특허 권리를 지키려면

⑦ 연재를 마치며

특허권 침해 발견시 적극적으로 권리행사 해야

무조건적인 법적 대응보다 효율적인 수단 택해야

유형의 재산권 못지않게 무형의 재산권이 중요해지면서 특허권을 비롯한 지식재산권에 대한 관심이 고조되고 있다. 지식재산권을 둘러싼 우리 옥외광고업계의 분쟁 사례도 갈수록 늘어나고 있다. 무형의 재산권 제도를 잘 알고 잘 활용하면 이른바 대박을 터뜨리는 사업성공의 기폭제로 삼을 수 있다. 하지만 잘 몰라서 권리의 획득과 행사를 게을리 할 경우 뒤늦게 땅을 치며 후회할 수도 있고 무심결에 남의 권리를 침해했다가 감당불능의 책임을 뒤집어쓰고 사업마저 접어야 하는 횡액을 당할 수도 있다. 이처럼 사업자에게 있어 명약이 될 수도 있고 반대로 독약이 될 수도 있는 무형의 지식재산권을 7회에 걸쳐 시리즈로 엮어 본다.

이번 호에서는 특허의 권리를 어떻게 지키는가에 대해서 알아본다. <편집자 주>

권리 보호 앞서 침해 삼가야

자신이 획득한 특허를 보호하는 것은 중요하다. 그러나 ‘나의 권리’를 보호하기에 앞서 선행돼야 할 과제가 있다. 자신이 타인의 권리를 침해하고 있지 않은지 확인하는 것이다.

즉, 특허 출원에 앞서 내 발명(고안, 디자인, 상표)과 동일하거나 유사한 발명이 먼저 출원됐거나 등록돼 있지는 않은지 여부를 알아보는 것이 우선이다.

이같은 선행기술조사가 의무사항은 아니지만 이 과정을 거치지 않고 특허를 등록할 경우 특허권 침해 문제로 발전될 활률이 높다. 따라서 특허청이나 지역지식센터 직접 방문이나 인터넷 검색을 통해 선행기술의 여부를 확인하는 것이 좋다.

내용증명 통해 경고조치

제 3자가 정당한 이유없이 자신의 특허권을 침해했을 경우 즉시 손해배상 및 신문 사죄 광고 등 민사상 구제조치 및 벌금이나 징역 등 처벌을 가할 수 있는 형사상 조치를 취할 수 있다. 그러나 민·형사상 조치에 앞서 일단 침해에 대한 경고부터 하는 것이 여러 가지 면에서 유리하다. 경고의 방법으로 대표적인 것은 바로 내용증명.

내용증명이란 어떠한 사안에 대해 당사자간에 해결을 보지 못했을 때, 법적인 조치를 취하기 전에 필요한 노력을 다했다는 자신의 의사를 명확히 하는 공적인 의사표시 방법인 동시에 상대방에게도 기회를 주는 유용한 수단이기도 하다. 상대방이 내용증명을 받게 되면 앞으로 소송이나 가압류 등 법적인 조치를 당할 수 있다는 암시를 강하게 느끼게 되기 때문에 상대방을 심리적으로 압박하는 효과가 있다.

권리범위 확인심판 통해 침해여부 판단

특허 침해가 발생하면 특허권자는 우선 내용증명과 같은 경고장을 보낸다. 그럼에도 불구하고 제3자가 실시발명을 중단하지 않거나 어떤 사유를 주장하며 대항할 경우 분쟁이 확산된다. 이 경우 특허권자는 보통 민사법원에 특허권 침해금지소송이나 손해배상의 소를 제기하게 되는데, 이는 만만치 않은 비용과 시간 소모를 초래한다. 이때 별도로 혹은 동시에 특허심판법원에 권리범위확인심판을 청구하는 방법이 있다. 이는 심판의 심급에 있어 특허법원(고등법원급), 대법원으로 진행되므로 민사법원에 소를 제기하는 것과 비슷하다.

권리범위확인심판은 특허권의 사실상 침해여부를 따지는 심판이며, 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판으로 나뉜다. 전자는 특허권자가 자기의 특허발명을 무단으로 도용한다고 판단되는 제 3자를 상대로 그 자의 행위가 특허발명의 권리범위에 속한다는 것을 확인 요구하는 심판을 말하며, 후자는  상대방이 오히려 특허권자를 상대로 자신의 행위가 해당 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 그 확인을 구하고자 제기하는 심판을 말한다. 특허권을 침해당했을 경우 활용하는 것은 적극적 권리범위확인심판이다. 

권리범위확인심판의 장점은 분쟁의 조기해결을 도모할 수 있다는 것이다. 이 심판은 집중심리제에 해당하기 때문에 심판을 청구한 날로부터 6개월 이내 그 결과를 알 수 있다.

또한 심사의 결과 제 3자의 행위가 특허발명의 권리범위에 속한다(이는 특허권 침해에 해당된다는 뜻이다)는 결론이 나면 이 결과는 일반 민사법원 재판관의 유력한 판단 증거자료가 될 수 있다.

권리범위확인심판은 특허침해소송과 별도로 또는 앞서서 제기하는 경우 특허분쟁 결과가 오히려 지연될 수도 있다는 비판도 있으나 실제로는 양자를 동시에 진행하거나 특허침해소송을 제기한 후 심판을 제기하는 경우가 많다.

따라서 권리범위확인심판에 의해 분쟁이 종결된다면 시간과 비용면에서 가장 효율적인 수단이 될 수 있다.

특허 등록 후 민·형사상 제재 가능

민·형사상의 조치를 가하기 전에 자신의 특허발명이 단지 출원만 한 것인지 등록까지 받은 것인지 여부를 확인해야 한다. 만약 출원만 돼 있는 경우라면 공개와 동시에 경고장을 발송해야 하며, 특허 등록이 완료되면 비로소 민·형사상의 제재를 가할 수 있는 권리가 발생한다. 

또한 타사의 행위가 자신의 특허권의 권리범위에 해당되는지 분석해 봐야 하며, 오히려 자신의 특허권이 무효화될 가능성은 없는지에 대해서도 검토해 봐야 한다.

자신의 특허권이 무효화될 가능성이 없다고 판단되면 법원에 특허권침해금지소송을 신청한다. 침해금지청구소송을 제기하고 확정결과에 이르기까지는 장기간이 소요되며, 이 기간 동안 침해자의 증거 인멸 우려가 있으므로 신속한 침해의 금지를 구하기 위해서는 침해금지가처분 신청을 제기하면 된다. 현실적으로 침해가 이루어지고 있는 경우는 물론 침해의 우려가 있는 경우에도 예방 청구가 가능하다. 금지청구를 하면 침해행위를 조성한 물건 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 및 기타 침해의 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있다. 

 

또한 특허권자는 침해자를 ‘특허권침해죄’로 형사 고소할 수 있다. 고소는 피의자 소재지 관할 경찰서에 하며, 고소를 접수받은 경찰 조사담당관은 피고소인(특허침해자)에게 경찰에 출석하라는 통지문을 2회에 걸쳐 발송한다. 만약 피고소인이 이에 응하지 않으면 기소중지를 하여 지명수배를 내린다. 고소는 침해행위의 주체를 안 날로부터 6개월 이내에 해야 한다. 특허침해죄가 성립되면 침해자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형에 처해지게 된다. 

특허권자는 형사상 제재 뿐 아니라 민사상 조치도 취할 수 있는데, 가장 일반적인 민사소송은 손해배상청구다. 특허는 무형의 재산이라는 특성으로 인해 손해액의 산정이 어렵다. 따라서 특허법은 침해자가 얻은 이익액을 권리자의 손해액으로 추정하는 규정을 마련해 두고 있다. 또한 법원은 특허권 침해자에게 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위해 신문에 사죄광고를 게재하는 등의 필요한 조치를 명할 수 있다.

이승희 기자